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국내 한 전자소재 전문기업이 해당분야 세계 1위의 일본 대기업으로부터 특허관련 경고장을 받자, 그 일본기업의 유럽특허에 대해 EPO(유럽특허청)에 이의신청을 제기하여 장기간에 걸친 싸움 끝에 특허를 무효시킨 사실이 최근 알려졌다 (한국경제 10월 15일자 기사 참조). 한편, 그 일본기업의 미국특허에 대해서는 특허의 허점을 찾아내어 소송없이 편지 한 통으로 분쟁을 해소하는 놀라운 결과를 이끌어 내었는 바, 이는 특허분쟁에 따른 불확실성을 최소의 비용으로 제거함으로써 국내기업이 선진기업의 특허장벽을 뚫고 새로운 해외시장에 진출할 수 있도록 한 대표적 사례로 남게 되었다. 이러한 분쟁승소는 이 건의 자문을 의뢰받은 제일특허법인(대표 김창세 www.firstlaw.co.kr)의 전문성과 경험을 겸비한 60여명의 변리사 및 박사학위를 소지한 자문그룹 등 총 200여명의 막강한 인적자원을 바탕으로 한 특허분석이 뒷받침되었기에 가능했던 것이다. 김 대표는 경기고, 서울공대 화학공학과를 졸업한 후 미국에서 화공학 박사학위와 법학 박사학위를 취득하였고 미국 뉴욕주 및 뉴져지주 변호사 자격을 갖추고 아울러 한국 특허청 및 미국특허청에 등록된 한국 최초의 국제변리사이다.

제일특허법인은 그 실력을 국제적으로 인정받아 한국 내 표준특허 주요 평가기관으로 선정되어 특정 특허가 표준특허에 해당하는지 여부를 평가하는 중요한 업무를 담당하고 있다. 또한 90년대부터 한국기업은 물론 일본을 위시한 외국기업의 국내출원 뿐 아니라 국제특허출원까지 수행하는 등 국제특허 업무에 강력한 면모를 자랑하고 있다. 제일특허법인은 화학/바이오, 전자/IT, 기계 및 상표 분야에 걸쳐 뛰어난 전공지식 및 영어, 일어, 중국어를 아우르는 탁월한 언어 능력은 물론 각국의 산업재산권에 대한 해박한 전문지식을 가진 변리사와 전문요원들로 구성되어, 국내외 굴지의 대기업을 비롯해 국공립 연구소, 대학, 중소기업, 벤처기업, 개인에 이르기까지 다양한 고객들과 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 한 굳건한 유대관계를 형성하고 있다. 한해 약 350여건의 지식재산권 관련 심판사건을 처리하며 광장과 더불어 20여건의 특허 침해소송을 수행하고 있는 제일특허법인은 효성과 하니웰의 소송에서 미국 ITC 및 미국항소법원으로부터 특허 비침해 뿐만 아니라 상대방 특허가 무효라는 판결을 이끌어 내었다.

또한, 삼성중공업이 미국 석유 개발업체인 트랜스오션으로부터 침해소송을 제기받았을 당시 삼성중공업을 대리해서 트랜스오션의 특허를 무효시킨 전적을 갖고 있기도 하다. 시추선은 대당 건조비가 1조원에 육박하는 점을 감안하면 놀라운 성과라 아니할 수 없다. 또한 제일특허법인은 출원 또는 등록된 기술의 기술이전계약과 관련하여 기술이전 계약서에 의뢰인이 원하는 계약 조건이 충실히 반영되어 있는지, 불합리한 계약조항은 없는지 등에 대해 다양한 법률 자문을 제공한다. 예컨대, 국내회사와 일본 SONY와의 특허계약 분쟁사건에서 국내회사를 대리해 개당 15엔의 로열티를 1엔으로 낮춰 계약을 갱신하였으며, 국내화학회사와 미국 듀폰과의 특허분쟁에서 미국판례에 입각하여 비침해 의견을 개진함으로써 듀폰이 클레임을 자진철회하도록 하기도 했다.

현재 국제사회에 큰 이슈로 떠오른 삼성과 애플의 소송사건에 대해 김 대표는 “삼성과 애플간의 미국소송을 지켜보면 안타깝다. 미국의 독특한 배심원소송에서 배심원의 역할이 매우 중요하므로 그 선정과정에서 삼성이 조금 더 신중을 기했어야 했다. 더욱이 애플이 전략적으로 특허뿐 아니라, 디자인, 트레이드드레스 등 여러 가지 지식재산권을 하나로 묶어 소위 산탄총 방식 공격을 취했는데 기술이나 법률지식이 없는 배심원들은 이를 제대로 이해할 수가 없었을 것이다. 당연히 삼성은 각 지적재산권별로 분리심리 요청을 했어야 했다”며 소송 전략에 대한 아쉬움을 나타냈다.

김 대표는 앞으로 대기업들의 특허전략이 많이 변화할 것이라 예측하고 있다. 즉, 과거에는 기업들이 자사제품이나 사업을 보호하는 것을 주목적으로 특허를 사용하였으나, 지금은 다른 회사의 제품이 자신들의 특허를 침해하도록 유도하는 전략을 쓰고 있다는 것이다. 이에 관해 김 대표는 특히, “매년 수입의 약 절반에 해당하는 금액의 특허사용료를 받고 있는 퀄컴이 우리에게 시사하는 바가 크다. 이제는 그 특허전략을 많은 회사들이 모방하고 있다. 이들은 경쟁사의 제품뿐 아니라 공개된 특허출원을 면밀하게 분석하고 경쟁사의 기술개발 내용이나 방향을 예측하여 이에 대한 특허망을 선점·구축함으로써 경쟁기업을 특허침해의 함정에 빠지도록 유도하는 것이다”라면서 퀄컴의 경우를 예로 들어 설명했다.

앞으로 법률시장의 본격적 개방과 함께 더욱 치열해지는 특허분쟁과 관련하여 김 대표는 특허침해소송관할 집중이 더욱 요구되며 특히 변리사에게도 특허침해소송대리권이 주어져야 한다고 강조한다. 끝으로 김 대표는 “국제변리사 1세대에 해당하는 나의 역할은 후배들이 국제무대에서 더욱 활발하게 활동하며 그들의 꿈을 실현하는데 남은 힘을 다하는 것이다” 며 후배양성에 대한 그의 식지않는 열정을 나타냈다.

최규술 기자 kyusul@hankyung.com