[biz칼럼] 美 진출 企業 특허분쟁, IPR 활용을

"막대한 비용 드는 美 특허침해소송
법원 아닌 특허청 심사제 이용하면
저렴한 비용으로 知財權 보호 가능"

함윤석 < 美 로 하우프트만&함 대표변호사 >

미국 지식재산권법협회의 발표자료에 따르면 2013년 미국에서 손해배상금 2500만달러 이하 특허침해 소송의 평균 소송비용은 260만달러이고, 2500만달러 이상이면 소송비용이 550만달러에 달하는 것으로 집계됐다.

이런 통계를 접할 때마다 느끼는 점은 이처럼 어마어마한 특허침해 소송 비용을 감당할 수 있는 기업이 한국에 과연 얼마나 있을까 하는 점이다. 몇몇 대기업 그룹이 아니고서는 이처럼 막대한 비용 부담을 감수하며 특허소송을 진행하기가 쉽지 않을 것이다.

특허소송은 기술력이 있는 중소기업들이 자주 맞닥뜨리게 되는 난제다. 글로벌 대기업들이 중소기업의 창의적인 기술을 도용해 경쟁제품을 출시할 경우 중소기업이 대기업을 상대로 특허침해 소송을 벌이기는 쉽지 않다. 지식재산권 침해 대응에 관한 전문성은 제외하더라도 얼마가 들지 모르는 소송비용 때문에 지레 겁을 먹게 되기 때문이다.

미국에서는 특허분쟁 발생 때 비용이 많이 드는 민사소송이 아닌, 다른 법적 절차를 통해 해결할 수 있는 방안에 대한 논의가 오래전부터 있었다. 미국 의회와 법원은 막대한 자본으로 무장한 글로벌 대기업들이 제기하는 무분별한 특허침해 소송을 줄이기 위해 연방법원이 아니라 특허청 내부에서 특허분쟁을 효율적으로 다룰 수 있는 방안을 찾아 왔다. 그 결과 2012년 9월 개정된 미국 특허법에 특허청 심판제도인 ‘당사자계 재심사제도(IPR·inter partes review)’를 도입했다.

이는 특허등록 9개월이 지난 이후 언제든지 제3자가 특허의 무효심판을 청구할 수 있는 제도다. 소송의 대상이 될 가능성이 있는 특허를 무효화하기 위해 연방법원이 아닌, 특허청의 특허심판위원회에 청구하는 것이다.

소송의 근거가 된 특허가 무효라는 주장을 법원이 아니라 특허청에 제기해 판단받을 수 있다. 그리고 IPR은 재판 전 ‘증거 조사기회’를 허가해 법원에서 진행되는 소송과 다르지 않은 기회를 신청인에게 줌으로써 기존의 재심사 제도보다 훨씬 더 넓은 범위를 특허청에서 다룰 수 있도록 했다. 다만 IPR을 신청하기 위해서는 신청인이 ‘최소 하나의 청구항을 무효화할 수 있는 합리적 가능성’을 근거로 제시할 것을 요구하고 있다.

이에 따라 특허분쟁 발생 시 IPR 신청인이 특허의 무효성을 입증할 수 있는 ‘합리적 가능성’이 있다면 연방법원에 특허침해 소송을 제기하지 않고 IPR을 이용해 특허청에서 분쟁을 조기에 끝낼 수 있다. 이런 장점들 덕에 2012년 9월 특허법 개정 이후 IPR 제도는 미국에서 활발히 이용되고 있다.

IPR 활용의 가장 큰 장점은 무엇보다 저렴한 비용이라고 할 수 있다. IPR 도입 이후 필자가 워싱턴DC에서 담당한 IPR 사건들에 대해 통계를 내본 결과 IPR 신청 이후 사건종결까지의 비용은 변호사 비용을 포함해 최종적으로 22만~33만달러 선이었다. 연방법원에 소송을 제기해 분쟁을 해결하는 데 드는 비용에 비하면 매우 저렴한 수준이다. 따라서 IPR 제도는 대기업이 아니라 할지라도 중소기업이나 개인발명가가 자신의 특허권을 주장하는 데 장벽으로 작용했던 비용에 대한 부담을 줄여 법원으로 갈 분쟁을 특허청에서 다룸으로써 특허소송이 줄어드는 효과를 가져왔다.

혁신적이고 경쟁력 있는 기술력을 기반으로 미국 진출을 준비하는 한국의 중소기업들에 미국에서의 지식재산권 보호는 어쩌면 가장 중요한 과제일 수 있다. 미국에서 활발하게 이용되고 있는 개정특허법의 IPR 제도를 적극 활용한다면 특허분쟁을 해결하는 데 큰 도움이 될 것이다.

함윤석 < 美 로 하우프트만&함 대표변호사 >