[바른 오성환의 특허法] 차돌박이 프랜차이즈 '일차돌'과 '이차돌' 싸움의 의미

작년에 차돌박이 음식점 관련 선두업체인 이차돌이 후발업체인 일차돌을 상대로 상표침해 및 부정경쟁행위 금지 소송을 제기했다. 주요 이슈는 일차돌이 이차돌의 미투브랜드인지 여부였다. 이차돌이 일차돌을 상대로 부정경쟁방지법 및 상표권 위반을 이유로 형사고소를 했지만 혐의없음(증거불충분)으로 지난해 7월 15일 종결됐다. 상표권 침해 금지 등 가처분 소송도 제기했는데 재판부는 아래와 같은 판단을 했다.

상표침해 관련해서는 일차돌 표장 사용이 이차돌의 상표침해에 해당되지 않는다고 하여 후발업체인 일차돌의 손을 들어줬다.

이 소송은 부정경쟁방지법 부정경쟁행위가 가장 큰 쟁점이었다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목인 ‘영업주체 혼동의 부정경쟁행위’에 대해서는 “이차돌 영업 표지로서 국내에 널리 알려져 있음이 인정된다”, “그러나 일반 수요자들이 채권자(이차돌)와 채무자(일차돌)의 영업을 혼동하고 있다고 볼 수 없으며, (표장만으로는) 일반 수요자나 거래자가 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다거나 두 매장이 서로 영업적으로 관련있는 것으로 오인·혼동할 우려가 있다고 보기 어렵다”고 하여, 재판부는 이 또한 후발업체인 일차돌의 손을 들어줬다.

하지만 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목(현재 카목)인 성과 무단사용의 부정경쟁행위와 관련해서는 “‘이차돌’ 프랜차이즈가 가지는 종합적인 이미지는 채권자(이차돌)의 노력으로 만들어진 성과에 해당한다고 봄이 타당하며 (채무자 일차돌이) ‘이차돌’ 프랜차이즈가 가지는 고객흡인력에 편승함으로써 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용하는 행위에 해당한다”고 하여, 재판부는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 쟁점에 대해서는 이차돌의 손을 들어줬다.

그러나 재판부의 결정에 대해서 이차돌은 자신들이 승소했다는 입장이나. 일차돌은 해당 가처분 결정문의 소결론 부분에 “간판 및 매장 인테리어와 기재 메뉴를 함께 사용하는 것의 금지를 구한 부분은 피보전권리 및 보전의 필요성이 인정된다”는 부분의 <함께>를 근거로 “개별 사용에 대해 판단이 나오지 않아 현재 문제 인테리어를 개선해 제품의 판매는 가능하다”는 입장이다.

재판부의 결정을 구체적으로 살펴보면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목인 ‘영업주체 혼동의 부정경쟁행위’는 인정되지 않았기 때문에 일차돌의 영업표지는 계속 사용할 수 있으나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목(현재 카목)인 성과 무단사용의 부정경쟁행위는 인정되어 일차돌은 더 이상 이차돌의 종합적인 이미지와 유사한 이미지 및 콘셉트로 영업하는 것은 금지된 것이다. 이차돌의 이미지와는 전혀 다른 컨셉의 인테리어와 간판으로 영업하는 것만 가능한 것이다. 즉, 결론적으로 일차돌은 자신의 표장은 계속해서 사용할 수 있으나 이차돌의 종합적인 이미지와는 다른 이미지 및 컨셉으로 영업해야만 하는 것이다.

재판부가 이와 같은 결정을 한 이유는 부정경쟁방지법의 입법 목적을 보면 좀 더 쉽게 이해할 수 있다. 부정경쟁방지법의 입법목적은 상표법이나 특허법의 입법 목적과는 상이하기 때문에 부정경쟁방지법 관련 소송을 할 경우 부정경쟁방지법의 입법 목적과 특성을 이해하고 이에 맞춰 주장 입증을 해야 소송에서 좋을 결과를 기대할 수 있다.

부정경쟁방지법의 목적(부정경쟁방지법 제1조)은 ‘건전한 거래질서’를 유지하기 위함이다. 즉, 상거래의 질서를 정리하는 역할을 하는데 있는 것이다. 기업의 표장을 보호해 줘야 할 필요도 있지만, 한 기업에 과도한 독점권을 주는 것 또한 상거래 질서를 해치고 수요자의 선택권이 축소될 수 있는 것이다. 그렇기 때문에 적당한 선을 그어, 상호 정당한 경쟁을 할 수 있도록 하는 것이 부정경쟁방지법의 취지인 것이다.

일차돌이 이차돌의 종합적인 이미지나 컨셉과는 전혀 다른 간판이나 인테리어로 매장을 디자인하여 장사를 한다면, 수요자들은 일차돌와 이차돌을 혼동하지 않을 것이고, 일차돌이 이차돌의 주지성이나 명성에 무단으로 편승할 수도 없을 것이기 때문에, 재판부는 일차돌에게 일차돌의 표장은 계속 사용하되 이차돌의 이미지와 유사한 인테리어로는 영업을 할 수 없게 함으로써, 입법목적에 따라 상거래의 교통정리를 한 것으로 보인다.

현재 이차돌과 일차돌의 싸움은 계속진행 중이다. 이차돌은 일차돌을 상대로 상표침해금지 및 손해배상 소송(본안소송)을 제기했고, 본안소송에서도 가처분 사건과 동일하게 상표법상 상표침해 여부와 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 해당 여부가 쟁점이 되고 있다. 가처분 소송은 임시지위만 인정되는 것으로 이 싸움의 최종 승자는 가처분 사건이 아닌 지금 진행하고 있는 본안소송에서 승리한 회사일 것인바, 본안사건의 결과를 지켜봐야 될 것으로 보이고, 이 사건의 결과가 프랜차이즈 시장에 끼치는 영향은 상당할 것으로 기대된다.

■ 오성환 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사/ 변리사 약력

△ 카이스트 대학원 공학석사
△ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
△ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
△ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
△ 성균관대 지식재산권법 겸임교수
△ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자