골프업계에서 ‘다윗과 골리앗’의 싸움으로 주목받았던 상표권 분쟁이 있다. 국내 골프공 제조업체 볼빅과 미국 골프 브랜드 캘러웨이골프 간 골프공 상표권 소송이다. 볼빅과 이 회사를 대리한 리앤목특허법인은 상표권 분쟁의 승패를 가르는 ‘디테일’에 끈질기게 매달린 결과 글로벌 기업으로부터 국내 상표를 지켜냈다. 이 소송은 두 상표 간 유사성과 차별성을 가르는 ‘디테일한 근거’가 상표권 분쟁에서 얼마나 중요한지 재확인해주는 대표 사례가 됐다.

다윗 대 골리앗

볼빅은 2009년부터 골프공 ‘MAGMA’를 판매해왔다. 2018년 캘러웨이골프가 ‘Magna’ 상표를 국내에 등록하면서 볼빅과 캘러웨이 간 다툼이 시작됐다. 볼빅으로선 두고 볼 수만 없는 일이었다. 골퍼들이 상표를 혼동할 가능성이 있는 것은 물론 캘러웨이의 세계적 명성을 감안할 때 그대로 뒀다간 오히려 ‘볼빅이 베낀 것 아니냐’는 오명을 쓸지도 몰랐기 때문이다. 볼빅은 2019년 리앤목특허법인을 대리로 내세워 특허심판원에 상표등록 무효심판을 제기했다.

1심 격인 특허심판원은 캘러웨이의 손을 들어줬다. 하지만 특허법원에서 특허심판원의 결정이 뒤집혔고 최종적으로 볼빅이 승소했다. 리앤목이 MAGMA와 Magna가 유사하다는 점을 증명해내기 위해 치열하게 근거를 찾아낸 결과다.

1심 “Magna는 매그나로만 읽힌다”

상표등록의 무효 결정을 이끌어내기 위해선 먼저 등록된 상표와 나중에 등록된 상표가 외관 및 호칭, 관념 차원에서 유사하다는 점을 입증해야 한다. 대법원은 “두 상표의 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나만이라도 수요자에게 오인이나 혼동을 일으킨다면 유사한 상표”라는 판단 기준을 제시하고 있다.

리앤목은 이 중 호칭의 유사성을 입증해내는 데 집중했다. 우선 “캘러웨이골프가 등록한 Magna가 한국에서 매그나뿐만 아니라 ‘마그나’로도 발음될 수 있다”고 주장했다. “하나의 상표가 여러 방식으로 읽힐 경우 그중 하나만이라도 다른 상표와 비슷하면 두 상표는 유사한 것”이라는 게 대법원 판례다.

마그나로 발음될 경우 두 상표는 마지막 음절의 초성(‘ㄴ’과 ‘ㅁ’)을 제외한 나머지 발음이 완전히 같아진다. 리앤목은 또 “ㄴ과 ㅁ은 모두 입안의 통로를 막고 코로 공기를 내보내면서 나는 비음이고, 발음할 때 목청이 떨려 울리면서 나는 소리인 울림소리라는 공통점이 있다”고 주장했다. 캘러웨이골프 측을 대리한 법무법인 김장리는 Magna가 매그나뿐만 아니라 마그나로 발음될 수 있다는 점을 인정하면서도 “ㄴ과 ㅁ은 엄연히 다른 소리로 발음되기 때문에 유사하지 않다”는 반박 논리를 폈다.

지난해 6월 특허심판원은 캘러웨이골프의 손을 들어줬다. 심판부가 직권조사를 벌여 “Magna는 매그나로만 읽힌다”고 판단한 것이다. 심판부는 캘러웨이골프의 골프공이 ‘네이버 쇼핑’ 등에서 ‘캘러웨이 슈퍼소프트 매그나 골프공’으로 판매되고, 언론 기사에서 매그나로 사용됐다는 점 등을 예로 들었다. 그러면서 “실제 사용실태를 조사한 바에 따르면 마그나로 사용되는 것은 찾을 수 없다”고 했다. 심판부는 “비교적 짧은 3음절이면서 첫음절이 ‘매’와 ‘마’로 차이가 있고, 일반적으로 어두인 첫음절이 강하게 인식된다”며 “마지막 음절이 ‘나’와 ‘마’로 차이가 있는 점을 고려하면 (매그나와 마그마는) 전체적으로 비슷하지 않다”고 판단했다.

리앤목 ‘마그나카르타’ 예로 들어

사건은 2심 격인 특허법원으로 넘어갔다. 리앤목 입장에선 Magna가 마그나로도 읽힐 수 있다는 점을 증명해내는 게 승소의 관건이 됐다. 김장리 역시 “Magna는 마그나로 발음될 수 없고 ‘매그너’ 또는 ‘매그나’로만 불린다”고 주장했다. “Magna는 영영사전 발음기호 상 매그나로 읽힌다”는 점 등을 근거로 들었다.

자료 조사에 몰두한 리앤목은 국립국어원의 외래어표기법에서 단서를 발견했다. 교과 과정에서 많은 사람이 배우는 영국의 대헌장(大憲章) ‘Magna Carta’가 국립국어원의 표기법상 ‘마그나 카르타’로 표기된다는 점을 찾아낸 것이다. “대부분의 사람이 알고 있는 단어에서 이 같은 사례가 발견된다면 많은 이들이 Magna를 마그나로 읽을 가능성이 높다”는 게 리앤목이 재판 과정에서 제시한 논리다.

리앤목은 이어 “네이버 쇼핑의 판매게시글에서 캘러웨이의 Magna 골프공이 ‘마그나 골프공’으로 판매되고 있다”는 것과, 이 골프공을 마그나로 부른 언론 기사가 있다는 점도 근거로 들었다. 영영사전이 제시하는 Magna의 발음법은 매그나라는 주장에 대해선 “영어를 모국어로 하지 않는 한국에서 언제나 영영사전의 영어식 발음으로만 호칭한다고 단정하기는 어렵다”며 “만약 영영사전대로만 표기한다면 MAGMA 역시 ‘매그마’로 읽히기 때문에 양 상표는 유사하다”는 법리로 대응했다.

지난 2월 특허법원 재판부는 특허심판원의 결정을 깨고 볼빅의 손을 들어줬다. 재판부는 “이 사건 등록상표 Magna는 국내 일반 수요자와 거래자들에 의해 마그나 또는 매그나로 호칭될 수 있다”며 “이 사건 등록상표와 선등록상표의 호칭은 서로 유사하다”고 판단했다. 재판부는 “캘러웨이골프의 Magna 상표 등록은 무효가 돼야 한다”는 결론을 내렸다.

특허법원은 특허심판원의 심결을 취소했고, 캘러웨이 측이 상고하지 않으면서 사건은 다시 특허심판원으로 넘어왔다. 5월 특허심판원에서 Magna 상표 등록은 결국 무효라는 결론이 났다.

볼빅의 승소를 주도한 유지영 리앤목특허법인 변리사는 “영어라 하더라도 국가별로 발음에 차이가 있을 수밖에 없고, 상표 유사 판단에서 각 국가의 언어실정에 따라 호칭을 정해야 한다는 점을 재확인한 판결”이라고 설명했다. 유 변리사는 “국내 골프산업이 코로나19를 계기로 크게 성장하는 상황에서 국내 업체의 이익을 지킨 것에 뿌듯함을 느낀다”고 말했다.

최한종 기자 onebell@hankyung.com