[김정현 변리사의 특허법률백서] 알아두면 쓸모 있는 특허와 관련된 정보

글 김정현 특허법인 아이피센트 대표 변리사

특허와 관련해 다양한 궁금증들이 있다. 이달에는 특허에 대한 열 가지 궁금증과 이를 쉽게 이해하기 위한 유용한 정보들을 공유해본다.

Q1. 우리나라 특허청에서 특허등록증을 외국어로 발급받을 수 있는가.
가능하다. 특허등록증은 영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어, 중국어 또는 아랍어로 발급받을 수 있다. 반면 상표와 디자인 등록증은 영어로만 발급할 수 있다. 발급받은 외국어 등록증은 해외 기업과 업무를 하면서 필요할 때가 많다.

Q2. 특허출원을 할 때 발명자의 정보는 어떤 것이 필요한가.
우리나라에서 특허출원을 할 때에는 발명자의 국문 이름, 영문 이름, 생년월일, 주소를 기입하는 것이 원칙이다. 주민등록번호를 기재하지 않고 생년월일만 적어도 되는 것으로 2015년 관련 규정이 개정되었다. 일부 기업에서는 발명자들의 주소를 일괄적으로 기업 주소로 기입하는 경우도 있다.

Q3. 특허출원을 공동으로 할 경우 지분을 기재하지 않으면 어떻게 되나.
공동 출원인 사이에서 지분이 50 대 50이 아니라 20 대 80처럼 서로 다른 경우가 많다. 이 경우 지분약정서를 제출하면 특허청에 출원인별 지분이 등록된다. 반면 지분약정서를 제출하지 않으면, 공동 출원인의 지분은 서로 동일한 것으로 간주된다. 예를 들어 지분약정서를 제출하지 않은 공동 출원인이 2인이라면 지분이 50 대 50인 것으로 간주된다. 그러나 출원 이후에 언제든지 지분약정서를 제출함으로써 지분율을 변경할 수 있다.

Q4. 특허 등록 이후 일부 청구항을 포기할 수 있나.
특허 등록 이후 언제든지 일부 청구항은 포기하고 나머지 청구항만으로 특허 등록을 유지할 수 있다. 특허 등록을 유지하기 위해 특허청에 납부하는 연차료는 청구항 개수에 비례하여 증가한다. 따라서 불필요한 청구항 일부를 포기하는 것은 연차료 부담을 덜 수 있는 전략이 된다. 이를 ‘클레임 다이어트(claim diet)’라고 한다.

Q5. PCT 국제출원을 하면 좋은 점은 무엇인가.
PCT 국제출원을 하지 않으면 최초 출원일로부터 1년 내에 개별국가에 진입해야 한다. 반면 PCT 국제출원을 하면 최초 출원일로부터 일반적으로 2년 6개월 내에 개별국가에 진입할 수 있다. PCT 국제출원을 하려면 약 300만~500만 원의 비용이 들지만, 개별국가 진입 시점을 실질적으로 1년 6개월 더 연장하는 결과가 되는 것이다. 그 기간에 해당 특허로 개별국가에 진입할 것인지, 진입한다면 어느 국가에 할 것인지 등을 판단하기 위해 추가실험을 수행하거나, 사업성 또는 시장성을 확인해볼 수 있다는 점에서 유리하다.

Q6. PCT 국제출원 이후 어떤 개별국가에 진입하는 것이 좋은가.
가장 많이 진입하는 국가는 미국, 유럽, 일본, 중국이다. 그러나 타깃 질환의 시장, 해당 국가에서의 구매력, 신약과 제네릭의 선호도 등을 종합적으로 고려하여 특허 진입 국가를 정하는 것이 바람직하다. 예를 들어 후천성면역결핍증(AIDS) 질환은 아프리카, 동남아, 중남미 국가에 환자 수가 많다는 점을 고려하여 사업개발 전략 측면에서 특허 진입 국가를 선별해야 할 것이다.

Q7. PCT 국제출원 이후 개별국가에 언제까지 진입해야 할까.
표에서 보는 바와 같이, 국가마다 진입 마감일이 다르다. 마감일을 놓치지 않기 위해서는 최초 출원일로부터 30개월 내에 개별국가에 진입해야 하는 것으로 기억하는 것이 좋다.

Q8. 외국에 특허를 출원하고 등록받으려면 비용이 얼마나 들까.
해외 국가에 특허를 출원한 후 한 번의 거절만 나온다고 가정하면, 등록될 때까지 1개국당 약 1000만 원의 비용이 드는 것으로 계산하면 쉽다. 단, 유럽은 약 2000만~3000만 원의 비용이 든다. 예를 들어 미국, 일본 및 중국에 특허를 출원하고 등록받기까지 3개국에서 발생하는 비용은 총 3000만 원 정도로 추정할 수 있다. 이를 바탕으로 예산안을 구성하면 된다.

Q9.외국에서 변리사 비용으로 등록 성사금이 발생하는가.
우리나라에서는 특허가 등록될 경우 착수금의 100%를 성사금으로 받는 것이 일반적이다. 외국에서는 특허등록에 대한 성사금이 별도로 발생하는 경우가 거의 없다. 대신 심사과정에서 거절에 대응하는 비용이 비싸다. 이 비용은 국가, 거절 내용, 발명 난이도 등에 따라 달라지지만 50만 원에서 200만 원 정도가 발생한다고 보면 된다.

Q10. 특허를 등록받은 후 유지료는 얼마인가.
특허의 등록을 유지하려면 특허청에 지속적으로 비용을 납부해야 한다. 대부분의 국가에서 매년 유지료를 납부해야 한다. 반면 미국에서는 매년 납부하는 것이 아니라 특허 만료 시까지 3차례에 걸쳐 납부한다. 등록 후 3~3.5년 사이, 7~7.5년 사이, 11~11.5년 사이에 각각 납부한다. 또 특허 연차가 쌓일수록 유지료는 비싸진다.

<저자 소개>

김정현
고려대에서 생명과학을 전공했다. 2007년부터 제약·바이오·화장품·건강기능식품 분야 전문 변리사로 활동 중이다. 특허법인 코리아나, 특허법인 오리진, 미리어드IP를 거쳐 현재 특허법인 아이피센트 대표로 재직 중이다.





*이 글은 <한경바이오인사이트> 매거진 2021년 10월호에 실렸습니다.