[김정현 변리사의 특허법률백서] 특허문헌 볼 때 알아 두면 좋은 영문 용어
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글 김정현 특허법인 아이피센트 대표 변리사선행기술을 찾아보거나 또는 침해 이슈가 있는 특허를 찾아보는 과정에서 영어로 작성되어 있는 특허문헌을 종종 접했을 것이다. 특허에서 자주 사용되는 용어를 영어로 알아두면 나중에 특허문헌을 파악하거나 필요한 정보를 빠르게 취득하는 데 도움이 될 수 있을 것이다.
발명자(inventor)가 발명(invention)을 하면 특허명세서(specification) 및 청구항(claim)을 작성한다. 특허의 권리범위는 청구항에서 발생하므로, 여기에 사용되는 용어는 매우 중요하다. 예를 들어, “~로 이루어진(consisting of)”이라는 표현은 청구항의 구성요소로만 한정되는 것으로 법적 해석되며(close-ended meaning), 이에 대비하여 “~를 포함하는(comprising)”이라는 표현은 청구항의 구성요소 외에 다른 구성요소들도 포함할 수 있는 것으로 법적 해석된다(open-ended meaning). 따라서, 출원 시 최초 청구항에 사용된 “~를 포함하는(comprising)”이 심사 과정에서 “~로 이루어진(consisting of)”으로 보정된 적이 있다면, 특허 침해 판단 시 매우 중요하게 다뤄진다.
step 2.특허출원
출원인(applicant)은 특허명세서 및 청구항을 특허출원(patent application) 한다(filing). 그 후, 심사 과정(examination procedure)을 거치게 되는데, 심사 과정에서 주로 판단되는 특허요건에는 신규성(novelty), 진보성(inventive step/nonobviousness), 기재불비(lack of description/deficiency of description) 등이 있다. 신규성 및 진보성 판단 시 인용되는 선행문헌(prior art)은 D1, D2, D3로 순차적으로 명명된다. 심사 결과 특허요건이 충족되지 않아 등록결정을 할 수 없는 경우, 특허청은 거절(rejection/office action)을 통지한다. 이에 대응해 출원인은 의견서(argument/response) 및 보정서(amendment)를 제출할 수 있다.
심사 과정에서 특허결정(allowance/decision to grant a patent)이 나오면, 등록료를 납부함으로써 특허권(patent right)이 발생한다. 일반적으로 출원인이 특허권자(owner/holder/patentee)가 되는데, 특허권은 양수인(assignee)에게 양도할 수 있다. 특허권의 존속기간(term of protection)은 출원일(application date/filing date of application)로부터 20년이 원칙이다. 특허권을 유지하기 위해서는 등록유지료(maintenance fees)를 정해진 시기마다 납부해야 하며, 뒤로 갈수록 등록유지료는 증가한다.20년의 특허존속기간이 예외적으로 늘어나는 경우가 있는데, 존속기간조정(PTA·Patent Term Adjustment)과 존속기간연장(PTE·Patent Term Extension)이 있다. 존속기간조정(PTA)과 존속기간연장(PTE)에 대한 내용은 추후 다른 기고문에서 자세하게 다룰 예정이며, 여기에서는 간단하게 살펴본다. PTA는 특허청 절차가 지연되어 늦게 특허등록된 경우 특허존속기간을 연장시켜주는 제도이며, PTE는 의약품 허가를 받기 위한 임상을 진행하면서 특허권을 실시할 수 없는 기간을 고려해 특허존속기간을 연장시켜주는 제도이다.
step 3. 국제출원
특허는 속지주의를 따르므로 해당 국가에서 기술 보호를 받으려면 특허권을 개별적으로 심사받아 등록해야 한다. 이를 위해 우선일(priority date)로부터 1년 내에 세계지식재산권기구(WIPO·World Intellectual Property Organization)에 PCT 국제출원(PCT international application)을 하는 것이 일반적이다. 단, PCT 국제출원을 하는 것만으로는 어떠한 권리도 발생하지 않으며, 개별 국가로 진입할 수 있는 기간을 연장하기 위한 교두보라고 이해해야 한다. 개별 국가 진입 기간 역시 국가마다 상이하지만 일반적으로 우선일(priority date)로부터 30개월이라고 이해하면 쉬우며, 출원인은 원하는 국가를 지정해 국내단계(national phase)로 진입한 후 각국 심사를 받게 된다.
step 4. 등록
특허는 우선일로부터 1년 6개월 후에 공개공보(laid-open gazette)에 공개(publication)된다. 그 후 심사과정을 거쳐 특허가 등록되면 특허공보(patent gazette)에 공고된다. 만일 우선일로부터 1년 6개월이 경과하기 전에 특허가 등록된다면 공개공보 없이 바로 특허공보에 공고된다. 특허문헌 번호 읽기
특허문헌들을 보면 숫자와 영어로 이루어진 번호가 나와 있는데, 번호만 보고서도 이 특허가 출원 중인지 아니면 등록까지 된 것인지 알 수 있는 팁이 있다.
우리나라를 기준으로 ‘KR 10-2020-00xxxxx’는 출원번호 또는 공개번호를 나타내는 것이며, 이는 등록된 것이 아니다. 등록번호는 ‘KR 10-xxxxxxx’ 형태로 되어 있다.
특허는 심사 과정에서 청구항이 보정되는 경우가 많으며, 출원 시 청구항에 비해 등록 시 청구항의 범위가 좁혀지는 것이 일반적이다. 그렇기 때문에 특허 침해를 판단할 때는 등록번호가 있는 특허문헌을 기준으로 하는 반면, 특허를 심사할 때는 공개번호가 있는 특허문헌을 기준으로 하게 된다. PCT 국제출원 역시 우선일로부터 1년 6개월이 지나면 WIPO에 의해 공개되는데, 이때 부여되는 번호는 ‘WO 2020-xxxxxx’이다.
특허 번호 뒤에 A라고 붙은 경우에는 공개된 것을 나타내며, 특허 번호 뒤에 B라고 붙은 경우에는 등록된 것을 나타낸다. PCT 국제출원의 경우 ‘WO 2020-xxxxxx A1’은 PCT 국제출원의 공개 시 국제조사보고서(ISR·International Search Report)가 뒤에 첨부되었다는 것을 나타낸다.
반면 ‘WO 2020-xxxxxx A2’는 PCT 국제출원이 ISR이 첨부되지 않은 채 공개된 것을 나타내며, 이 경우에는 국제공개 후 ISR이 ‘WO 2020-xxxxxx A3’의 형태로 공개된다.
<저자 소개>
고려대에서 생명과학을 전공했다. 2007년부터 제약·바이오·화장품·건강기능식품 분야 전문 변리사로 활동 중이다. 특허법인 코리아나, 특허법인 오리진, 미리어드IP를 거쳐 현재 특허법인 아이피센트 대표로 재직 중이다.
*이 글은 <한경바이오인사이트> 매거진 2021년 3월호에 실렸습니다.